实务干货 | 律师谈专利:几种常用的组合物权利要求无效宣告请求理由
张莹 张莹   2019-09-06

 

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组合物权利要求是化学领域常见的产品权利要求形式,针对组合物权利要求的撰写,《审查指南(2010)》详细的规定。由于组合物的权利要求是用组合物的组分或者组分和含量等组成特征来表征的权利要求,其表现形式即可以用开放式,也可以用封闭式表示,故组合物权利要求的表现形式具有多样性和复杂性,那么在进行无效宣告请求时,便需要根据不同的组合物权利要求,提出不同的无效宣告理由,在这里为大家挑选几种比较常见的重要无效宣告请求理由。

 

一、组合物权利要求的表现形式

 

根据《审查指南(2010)》第二部分第十章4.2,组合物权利要求应当用组合物的组分或者组分和含量等组成特征来表征。而组合物权利要求又分开放式和封闭式两种表现方式。开放式表示组合物中并不排除权利要求中未指出的组分;封闭式则表示组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他的组分。即组合物的表现形式有:

 

1. 如果发明的实质或者改进只在于组分本身,其技术问题的解决仅取决于组分的选择,而组分的含量是本领域的技术人员根据现有技术或者通过简单实验就能够确定的,则其独立权利要求可以表述为:

(1)一种组合物,其特征在于,包括A组分,B组分,C组分。(开放式)

(2)一种组合物,其特征在于,由A组分,B组分,C组分组成。(封闭式)

 

2. 如果发明的实质或者改进既在组分上,又与含量有关,其技术问题的解决不仅取决于组分的选择,而且还取决于该组分特定含量的确定,则可以表述为:

(3)一种组合物,其特征在于,包括a%的A组分,b%的B组分,c%的C组分。(开放式)

(4)一种组合物,其特征在于,由a%的A组分,b%的B组分,c%的C组分组成。(封闭式)

 

二、常见的几种组合物权利要求无效宣告请求理由

 

1 . 专利法实施细则第65条列举了13条专利权无效理由,针对组合物权利要求常用的无效理由主要有专利法第22条第2款、专利法第22条第3款、专利法第26条第4款、专利法实施细则第20条第2款。

 

(1)专利法第22条第2 新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

 

同时,《审查指南(2010)》第二部分第十章5.2对组合物新颖性进一步说明:对于仅涉及组分的,假如:一份对比文件公开了由组分(A+B+C)组成的组合物甲,如果

 

(1)发明专利申请为组合物乙(组分: A+ B) ,采用开放式撰写形式,如“含有A+B”,且该发明与组合物甲所解决的技术问题相同,则该权利要求无新颖性。

(2)上述发明权利要求采用封闭式撰写形式,如“由A+B+C+D组成”,即使该发明与组合物甲所解决的技术问题相同,该权利要求无新颖性。

 

对于涉及组分和含量的新颖性判断则适用审查指南第二部分第三章第3.2.4节规定的数值和数值范围的判断方法。

 

案例1:含三氟乙烷的致冷工质组合物FS1051(申请日1993 -12-15

 

首先应当客观地从对比文件的记载中找出一种技术方案,即一种组合物,尔后再将两者的发明主题、相应技术特征一一进行对比,如果两者发明主题、技术特征均相同,则两技术方案是同样的技术方案,无新颖性;而如果不是同样的技术方案,则有新颖性。在所引对比文件的记载中确定一种相比较的技术方案时,如其中没有公开起润滑作用的特定酯和起致冷作用的特定烷按特定比例而组成的致冷剂组合物,尽管两者主题相同,但前者是一般公开,后者为具体公开,后者不被前者所占先,两者不是同样的技术方案。

 

(2)专利法第22条第3  创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。

 

案例1:改进多孔基材耐久性和憎水性用渗透处理组合物FS1003(申请日1989-02-11

 

当利用对比文件来判断一件专利申请的权利要求的创造性时,应全面对比分析两者所提供的技术方案的目的、构成和效果。本申请经修改后的权利要求限定的是一种组合物的用途,尽管该组合物的组成和现有技术相比不具有创造性,但是将该组合物用于保护多孔材料的用途是新的,取得了显著的技术进步,并且这种用途不能从现有技术中简单导出,因此该申请符合专利法第22条第3款所规定的创造性。

 

(3)专利法第26条第4 权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

 

《审查指南(2010)》第二部分第十章4.2.2对含有组分和含量的权利要求也做了规定,部分如下:

(1)在限定组分的含量时,不允许有含糊不清的用词,例如“大约”、“左右”、“近”等等,如果出现这样的词,一般应当删去。

(2)一个组合物中各组分含量百分数之和应当等于100%,几个组分的含量范围应当符合以下条件:

某一组分的上限值十其他组分的下限值≤100

某一组分的下限值十其他组分的上限值≥100

 

案例1:苯基磺酰脲除草剂和安全剂的组合物 FS10391(申请日1995-10-30

 

对于化学产品发明,应当完整地公开该产品的用途和/或使用效果,如果本领域技术人员无法根据现有技术预测发明能够实现所述用途和/或使用效果,则说明书中还应当记载对于本领域技术人员来说足以证明发明的技术方案可以实现所述用途和/或达到预期效果的定性或定量试验数据。

 

驳回决定认为:权利要求1请求保护由式A的取代的苯基磺酰脲和其盐的除草活性物质和式B2的安全剂组合的除草剂/安全剂组合物,但说明书中没有记载任何符合B2定义的安全剂与式A除草剂组合物的植物毒性和选择性试验数据,因而权利要求1得不到说明书的支持,同理权利要求2-10也得不到说明书的支持。

 

案例2:磁流变润滑脂组合物FS10255(申请日2001-09-19

 

对于一个概括较宽又与整类产品有关的权利要求,如果说明书有较好的支持,并且也没有理由怀疑发明或者实用新型在权利要求范围内不可以实施,那么,即使这个权利要求范围较宽也是可以接受的。
 

就本申请的权利要求1、12、19而言,在说明书第4页第20行至第5页第15行已经列出了大量的增稠剂的具体实例,并且在具体实施方式中通过几个实施例来举例说明,因此本领域的技术人员能够从说明书公开的内容概况得出包含增稠剂的技术方案。对于驳回决定中指出的“市面上存在的其它大量增稠剂是不适合本发明的”,“在权利要求1、12、19包含的范围中,必定还有很多增稠剂不能实现本发明的技术效果”,合议组认为,如果认为一些增稠剂不适合本发明或不能实现本发明的技术效果,应当说明理由或举出实例,而不能没有理由地怀疑。

 

案例3:含有高度氟化的离子交换聚合物颗粒的组合物FS10310

 

复审委认为:在判断权利要求是否缺少必要技术特征时,应当从发明所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容,只要独立权利要求中技术特征的总和足以构成发明的技术方案且能够解决发明所要解决的技术问题即可认为该权利要求是完整的。对于某项权利要求而言,若其权利要求的类型清楚且根据其中词语的含义能够清楚地确定保护范围,那么就可以认定该权利要求是清楚的。

 

就本申请的权利要求1而言,其主题名称为“固体组合物”,这清楚地表明了该权利要求为产品权利要求,其权利要求的类型是清楚的;权利要求1采取了开放式的组合物撰写形式,指定了其中必须含有的一种组分(离子交换聚合物粒子),并以具有确切含义的措辞从离子交换比、氟原子占卤原子和氢原子总数的比例、粒子的粒度以及聚合物的氟化程度等方面定义了该离子交换聚合物粒子,因此该权利要求所请求保护的范围是清楚的,只要含有其中所定义的离子交换聚合物粒子的固体组合物均在该权利要求1的保护范围之内。因此,可以认为权利要求1符合专利法实施细则第20条第2款的规定(即先行的专利法第26条第4款)。

 

(4)专利法实施细则第20条第2  独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。

 

对此审查指南做了进一步说明,如果发明的实质或者改进既在组分上,又与含量有关,其技术问题的解决不仅取决于组分的选择,而且还取决于该组分特定含量的确定,则在独立权利要求中必须同时限定组分和含量,否则该权利要求就不完整,缺少必要技术特征。

 

案例1:含有高度氟化的离子交换聚合物颗粒的组合物FS10310

 

驳回决定认为:独立权利要求1要求保护一种固体组合物,但该组合物只有一个组分,因此该权利要求缺少本发明解决技术问题的必要技术特征,不符合专利法实施细则第21条第2款的规定(即先行的专利法实施细则第20条第2款)。除其中的“离子交换聚合物粒子”以外的其他组分及各组分含量是必不可少的技术特征,申请人应将其记载到权利要求1中。

 

但复审委认为:本发明的发明任务在于选择具有特定性质的离子交换聚合物粒子替代现有技术组合物中的离子交换聚合物粒子,该组合物中的其它组分和含量可以由本领域技术人员根据现有技术并结合具体的实际应用而确定,在没有足够证据证明权利要求1中的固体组合物无法解决本发明所提出的技术问题的情况下,合议组认为权利要求1符合先行的专利法实施细则第20条第2款。

 

三、作者点睛

 

在对组合物权利要求的无效过程中,需要根据具体的申请文件涉及到的技术问题具体分析,但总体还是应当结合《专利法》《专利法实施细则》《审查指南》的相关规定,全面分析组合物发明专利的特点,从不同的无效宣告请求理由多角度全方位的组织证据,争取尽量能一次性将专利权无效。同时在进行无效的过程中,还应该注意:

 

(1)法律规章版本的适用

 

专利法实施细则中列举了专利权无效宣告的请求理由,但从1985年颁布第一版《专利法实施细则》到现在的已有四个版本,根据发明专利的保护期限,目前主要适用《专利法实施细则(2001)》和《专利法实施细则(2010)》两个版本,其中《专利法实施细则(2001)》适用于申请日2001年7月1日以后的专利,《专利法实施细则(2010)》则申请日适用于2010年2月1日以后的专利。同时,相应的专利法和审查指南目前也有多个版本,故在适用无效宣告请求理由时需要根据专利申请日期选择法律规章版本。

 

但专利法、专利法实施细则和审查指南几个版本的相关内容变化不大。就司法审查而言,虽然部分当事人就适用法律规章提出过异议,但基本上多以版本不同但条款内容无实质变化、对当事人实体权利未造成损害为由对被诉决定予以维持,仅有少数案件法院与专利复审委员会就此出现分歧。

 

(2)关于举证责任

 

根据谁主张谁举证的原则,当事人对自己提出的无效宣告请求所依据的事实或者反驳对方无效宣告请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。

 

如果仅是提出理由而没有相应证据加以证明,如主张某技术手段是本领域公知常识的当事人,而未能举证证明或者未能充分说明该技术手段是本领域公知常识且对方当事人也不认可,则该主张是得不到支持的。

 

 

编辑/daicy

 

 


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