黄斌，江西求正沃德律所知识产权律师，专利代理人，擅长著作权、专利、商标和不正当竞争案件的处理，主攻企业知识产权战略规划及知识产权合同的谈判与制定等知识产权非诉项目。现为无讼专栏“商标有道”作者，电话18007095821（微信号同）。

【解码案件】上海高通半导体有限公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政管理(商标)再审审查与审判监督行政裁定书

【解码简介】上海高通公司自1992年起即先后使用、申请、注册了一系列“高通”商标，其中包括：申请号为662482和776695的商标，前者核定使用商品为第9类汉卡、彩照扩印机，后者核定服务项目为第38类的计算机辅助信息等；申请号为4305050的商标，核定服务项目分别为第38类的电话通讯等和第42类的计算机软件设计等。卡尔康公司2001年在北京设立高通中国公司，后又在上海设立高通上海分公司。卡尔康公司官方网站中，将“高通”用作其产品或服务商标进行宣传，还将“高通”作为自身及全资子公司高通中国公司以及高通上海分公司的字号突出使用。

【案件解码】

裁判要旨：上海高院认为，被诉商标侵权行为分为两类，即将相同或近似商标在相同或类似商品上使用的行为以及将字号突出使用的行为，其中，是否构成“类似商品”是双方的争议焦点。

1、关于类似商品认定

从汉卡与手机芯片各自功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面的事实可见，两者有明显不同。且汉卡退市已久，作为早期计算机外围设备的汉卡现已少有人知。相关公众不会认为用于无线通讯设备的手机芯片与汉卡存在特定联系，以致造成混淆，因而二者不构成类似商品。因此，由于被诉侵权手机芯片产品与原告商标核定使用商品汉卡不构成类似商品，原告诉称被告在类似商品上使用与原告近似商标的主张缺乏法律规定的构成要件，不能成立。

2、关于类似服务认定

通讯服务其提供者一般为电信企业，服务对象是社会公众。手机芯片作为集成电路属电子元器件，用于制造手机通讯产品，其消费对象是手机制造商。可见，手机芯片与通讯服务缺乏直接关联关系，基于相关公众的一般认识，不会认为两者存在特定联系以致造成混淆。因此，被诉侵权手机芯片商品与原告核定服务项目通讯服务不构成类似商品和服务。

3、关于将字号突出使用行为

商标司法解释第一条第(一)项规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于侵害商标权的行为。据此，此类商标侵权行为的构成要件之一就是被诉侵权的字号在相同或者类似商品上突出使用。本案中，经前述对被诉侵权商品和服务与上海高通公司涉案四个商标核定的商品和服务项目进行分析，认定均不构成相同或类似商品和服务，因此上海高通公司关于三被告将字号突出使用构成商标侵权的诉讼主张，缺乏法律规定的构成要件，不能成立。

4、关于上海高通公司诉称的不正当竞争行为

原告与被告方分属不同的行业领域，经营业务方面并无交集。此外，高通电脑公司经上海市普陀区工商行政管理局核准登记注册，高通国际公司北京代表处经北京市工商行政管理局核准登记，二者主要经营地域分处异地。因此，尽管高通电脑公司与高通国际公司北京代表处注册使用了相同的“高通”字号，二者相互间应无影响，相关公众不会产生误认。高通国际公司北京代表处主观上没有攀附原告商誉的意图，上海高通公司关于三被告具有“恶意”的指控并无事实依据。还需说明的是，对企业名称专用权的法律保护通常只限于登记主管机关的辖区，但如果其市场知名度超出其辖区，他人使用相同或近似的企业名称足以引起市场混淆，在此情况下亦可提供反不正当竞争法保护。从本案事实情况来看，上海高通公司虽登记“高通”字号在先，但距高通国际公司申请设立北京代表处之时不超过一年半。根据上海高通公司提交的相关证据，高通电脑公司及其使用高通字号的产品在此较短期间虽获得一定知名度，但其知名程度并不足以使属于不同行业领域的高通国际公司有义务避让对相同字号“高通”的注册与使用。

简析：

现今市场环境下，字号和商标发生冲突的现象比比皆是。当字号和商标发生碰撞时，我们首先要判定该字号是作为商标使用还是作为字号使用。

1、字号是作为商标使用

在判定商标侵权案件中，商标性使用往往是前提和基础。

（1）判定是否为商标性使用。商标的本质是保护商标所有权人的商誉，商标性使用是指区分不同商品或服务来源的使用，并不包括指示性使用、象征性使用、描述性使用。指示性使用是指指示自己商品或服务源于他人的商品或服务；象征性使用是指偶尔少量的使用，其目的仅仅是维持商标的有效性，没有承载商标所有权人的商誉；描述性使用是指对描述性商标“第一含义”的使用。判断商标性使用主要考量以下因素:善意非突出性使用，是说明或描述商品特点还是标明商品或服务来源，被使用商标的显著性和知名度。构成商标性使用至少要满足以下三个条件：1、将商标标识用于商业活动中；2、使用的目的是为了说明商品或服务的来源；3、该使用使相关公众产生商品或服务来源的认识。

（2）判定是否在相同或类似商品或服务上使用。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条的规定，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断。《类似商品和服务区分表》可以作为判断商品是否类似的参考，但不是判断类似的唯一参考标准。判断商品与服务是否类似应考虑下列因素：商品与服务在性质上的相关程度，在用途、用户、通常效用、销售渠道及销售习惯等方面的一致性，即在商品和服务中使用相同或者近似商标，是否足以造成相关公众的混淆、误认。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于侵害商标权的行为。据此，此类商标侵权行为的构成要件之一就是被诉侵权的字号在相同或者类似商品上突出使用。

（3）注册商标知名度的引入。在商标近似判定中需充分考虑注册商标知名度的因素，注册商标知名度大小决定了商标权保护范围的大小。注册商标知名度越高，被诉商标也更容易产生来源混淆、关联关系混淆及淡化可能性。

2、作为字号使用

企业名称是用于识别市场主体的名称和企业的重要营业标识。消费者或购买者可以通过不同的营业标识而识别不同的市场主体，最终用来识别商品的来源。《反不正当竞争法》（2017修订）第六条第二款规定：　经营者不得擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等），引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。根据我国关于企业名称登记管理的相关规定，企业名称由登记主管机关核定，经核准登记注册后方可使用，在规定的范围内享有专用权。企业在登记主管机关辖区内不得与已登记注册的同行业企业名称相同或者近似。

判定作为字号使用构成不正当竞争，首先应当判定是否属于善意使用，主观上没有攀附商誉的意图；其次，应当对企业名称的知名度进行判定，一般情况下对企业名称专用权的法律保护通常只限于登记主管机关的辖区，但如果其市场知名度超出其辖区，可以考虑提供反不正当竞争法保护；最后，对混淆可能性进行判定，他人使用相同或近似的企业名称是否足以引起市场混淆，相关公众是否会产生误认。

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