本文为作者向无讼阅读独家供稿，转载请注明来源

关于商标合规的法律实务问题，业内一般聚焦在商标注册及侵权领域，但对于商标使用的法律风险却涉及到商品生产经营者使用商标的各个细节。

笔者认为，从事商标法律风险防范的律师或者法务在实务中不仅应当关注到商标业务领域中的注册申请、侵权认定及应对等法律问题，同时对商品生产经营者或服务提供者（以下统称商品生产经营者）使用商标的合法合规问题也应当重点关注。

笔者从商标在商品包装标注中的常见错误现象或常见误解，结合相关法律规定、司法实践及个人实操经验对上述法律风险进行解析提示，并提出相应的防范建议。错漏之处，还请各位同仁不吝赐教。

一、核定范围之外使用商标的风险及防范

商标法第二十三条规定：“注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的，应当另行提出注册申请。”

该条规定了注册商标在使用时应当严格按照依照法定程序核定的范围使用。从民事权利角度而言，商标专用权人超出核定范围使用商标的行为，其使用商标的行为失去了基本的商标权合法性的基础，因此商标专用权人在核定范围之外的商品上并不享有商标专用权。不仅如此，这种任意扩大商标核定范围的行为还可能侵害到其他商标的专用权。

商标专用权人任意扩大商标的核定范围不仅涉及上述法律风险，其还涉及行政处罚甚至商标被撤销的风险。

商标法第四十九条第一款规定：“商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。”

该条款中的其他注册事项为哪些事项，商标法并未明确规定。但商标法第二条规定：“商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称，提出注册申请”，而我们从商标注册证的结构来看，商标的核定使用范围也是商标注册证的重要内容。

据此，商标专用权人任意扩大商标使用范围的行为可以受到地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。实务中有的法律人认为该违法行为仅仅是限期改正，只要在限期内完成改正工作就不会受到损失。此种观点系将法律规定与法律实践分离的错误认识。

实务中一旦发生此种违法行为，商标专用权人往往已经将涉案商品大批上市，其必须在工商部门的限期内将商品下架并更换包装，其中成本对于生产经营者而言很可能产生较大经济损失。对于多级经销商已购商品的，可能造成的损失更大。

防范建议：商标申请人在申请商标时应当结合自己的经营战略做适当宽泛和个别项目相对明确的申请。其中宽泛类别注意针对尚未明确的项目，而对于已经明确的产品项目则应当具体到产品的通用名称。在包装设计中选用商标时应当严格审查商标注册证上关于商品的核定使用范围。

经销者在经销商品时也应当关注到商标的核定使用范围问题。由于商标核定使用范围存在群组相似或相同的问题，在实际审查时建议适用最严格原则进行审查。

二、OEM业务中的商标违法使用风险及防范

商品委托加工业务中（简称OEM），受托生产者所适用产品包装设计稿往往直接来自于委托生产者的设计版。而在委托加工合同履行之前，不少受托生产者并不审查包装设计稿是否存在商标侵权或其他商标违法问题。但即便是委托生产业务，受托生产者作为产品的第一责任人，当涉案产品存在侵害第三人商标权时，其可以被列为共同被告承担法律责任。

防范建议：委托加工合同中应当明确产品包装设计稿所涉及的法律责任及因此给受托生产者造成的损失由委托方承担。同时，在合同签订前，受托生产者应当结合委托生产者提供的商标注册证、商标相关的授权文书及通过在商标局官方网站查询到的相关信息核对拟加工产品的商标使用是否合法。

三、繁字体商标的简体字宣传风险及防范

商标为繁体字，但在宣传性的使用该繁体字对应的简体字进行宣传性使用并不当然性的构成对他人所持简体字商标专用权的侵权。由于繁体字与简体字的特殊关系及繁体字宣传受到法律限制的原因，繁体字的商标专用权人在合理范围内使用繁体字所对应的简体字进行宣传属于合法行为。当然合理范围的把握具有一定的主观性，建议繁体字的商标专用权人慎重设计广告方案，务必防止引起消费者误解或混淆。

例如在今麦郎食品有限公司（以下简称今麦郎公司）因与被上诉人河北新华龙饮品有限公司（以下简称新华龙公司）确认不侵犯商标权纠纷一案中，河北省高级人民法院认为，新华龙公司标注在其商品上的繁体字“华龙”（華龍）商标，其在商品包装上的宣传用语“华龙饮品，关爱华人”虽然使用了简体字“华龙”，但属合理使用，并不构成突出使用，亦不会发生误导、误认、混淆的效果。

因此，新华龙公司请求确认其在商品包装上标注繁体“华龙”注册商标的同时，宣传性的使用简体“华龙”字样不侵犯今麦郎公司驰名商标专用权，应当得到支持。

防范建议：繁体字商标做对应简化字体进行宣传时应当注意：1、不应在简体字上加标商标注册标记；2、简化后的字体应当与商品结合使用，不可以脱离商品做独立宣传。

四、滥用“TM”标记的风险识别及防范

“TM”标记在我国各类商品的包装上随处可见。关于该标记的来源问题，限于篇幅及本文主旨，这里不做论述。笔者要强调的是，一方面生产经营者包装上标注“TM”标记并非我国法律所直接禁止；另一方面，我国法律并未赋予“TM”标记以任何特殊的法律效力。

不仅如此，对于已经完成注册的商标，在其商标上加注“TM”属于窜改商标的行为，为我国法律所禁止。实务中商品生产经营者使用“TM”标记的行为逐项解读：

（一）已申请但未获得核准的商标加注“TM”的问题

此种行为虽然本身并不违法，但是需要注意的是该行为并未使得该未核准注册的商标获得相应的注册商标地位。申请人也不能据此向他人主张商标权。相反，在涉及侵权时，该标记并不是侵权人的“护身符”，同样应当承担侵权责任。

（二）利用“TM”标记修改他人注册商标

有的生产经营者故意利用“TM”标记与他人的注册商标区别开来，但实际商标图样并未发生变化。有的甚至还故意再向商标局提起一个同样的商标注册申请，虽然其明知要被驳回，但由于商标申请的审核期限较长，其认为并不影响审核期间的正常经营。

上述操作方法是典型的商标侵权行为，生产经营者误认为“TM”标记可以作为侵害他人注册商标的护身符，然而其只不过是此类生产经营者的一厢情愿。商标法关于商标侵权的判定标准是并未发生改变。

商标法第五十七条第（一）、（二）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同或相似的商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。值得注意的是，实务中确实有不少商品的生产经营者产生了此种误认，并实施此种方式自以为不会构成对他人商标权的侵害，直到发生诉讼后才发现问题的严重性。

防范建议：1、“TM”不过是商标申请者在提交商标申请后未获得商标核准前的一种标注习惯，该习惯并不具有任何排除他人权利的法律效力；2、商标方案形成后应当及时提起商标注册申请，申请前要让专业注册机构先做注册风险检索分析；3、切忌盲目套用他人注册商标。

五、商标荣誉称号的使用风险及防范

2017年11月，全国人大常委会法工委认为，有关著名商标的地方性法规因违反我国商标法的立法宗旨，有违市场公平竞争，全国人大常委会法工委要求予以全面清理，地方著名商标制度也将面临废止。但地方著名商标仅是商标荣誉称号的一种，独立第三方对商标专用权人授予的其他商标荣誉性称号也属于上述范围。

而从当前的政策走向来看，国家鼓励独立第三方开展对商标及相应商品的市场评价，而政府对商标的荣誉性评价将逐步淡出。无论哪一种商标荣誉评价，对于商品生产经营者而言在标注该类荣誉称号时均应当注意以下几个方面的问题：

（一）明确法律是否允许标注

目前驰名商标显然已经不允许在广告或包装上予以体现。但对于企业已经取得的地方著名商标，是否可以继续标注，尚不存在统一规定。商品生产经营者应当结合地方规定确定是否可以标注。

（二）商标荣誉称号的适用范围

荣誉称号的授予方在授予商标荣誉称号时均会明确该称号的有效期限及适用范围。就荣誉称号的使用期限而言，商品生产经营者的商品生产日期应当在荣誉称号的有效期期限内。就适用范围而言，该适用范围应当符合商标注册证的核定范围，同时荣誉称号系对商标所指向的特定商品进行授予的，还应当准确到具体商品。

商品生产经营者超期使用商标荣誉称号涉及虚假广告、消费欺诈等法律问题。商品生产经营者所面临法律风险不仅涉及行政处罚还涉及消费者的索赔问题。因此实务操作中应当特别重视商标荣誉称号的合规使用。

六、错误理解商标标注的合规使用

商标法实施条例第六十三条第一款规定：“使用注册商标，可以在商品、商品包装、说明书或者其他附着物上标明‘注册商标’或者注册标记。” 该条规定系赋予了商标权利人加注商标注册标记的权利而非义务。

然而实务中有些商品生产经营者错误将其作为强制性义务，在某些不需要加注注册标记或者加注标记可能影响宣传效果的情况下仍然对其加注标记。还有些商标经营者错误认为对方未加注商标标记便可以随意使用其商标。以上均属于对商标标注法律性质的错误认识。

操作建议：基于广告设计美感及宣传强调点的不同，在不易引起消费者误解的情况下可以不加注商标标记。此外，有些情况下，不加注商标标记更适合与其他商标组合使用。

商标使用过程中涉及的各类法律问题，作为律师或法务工作者应当深入到生产经营者的业务细节中才能摸清、搞准。

也只有如此，才能正确引导企业合法使用商标，规避商标使用中的各类法律风险。而所谓深入到业务细节之中，法律人要做的是真正从企业商标使用方案的角度摸清企业的营销重点，而后再通过全面解析企业营销重点中涉及的商标合法及风险规避问题，提出适合的企业商标使用风险规避方案。

编辑/李卓凡