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一、涉外贴牌加工的含义

贴牌加工是企业分工精细化的体现，是市场经济选择的结果。贴牌加工又称为定牌加工，即指企业委托其他企业代为生产“品牌产品”的一商业模式。当委托者为外国人，且相关商标没有获得被委托者所属国家保护的情况下往往引发纠纷。浙江省宁波市中级人民法院(2018)浙02民终2287号“涉外定牌加工，是指在来料加工、来样加工、来件装配业务中，我国加工企业接受境外商标权人或商标使用权人的委托，按照其要求加工产品，贴附其提供的商标，并将加工的产品全部交付给境外委托人，境外委托人根据约定向国内加工企业支付加工费，定牌加工的产品不在境内销售的一种国际贸易形式。”

贴牌加工模式对于商标使用的性质认定有着重大影响，因此，是否属于涉外定牌加工也会成为诉讼审理的争议焦点之一。

二、涉外贴牌加工引发商标侵权的原因和特点

（一）发生涉外贴牌加工侵权的原因包括以下三个方面

1.商标权具有地域性

商标具有严格的地域性，每个国家独立判断一项商标申请是否符合本国商标注册标准，只要符合要求就获得授权，可以在该国领域内获得保护，该保护一般无法超越国别。因此要想商标获得某一国内法律的保护，就必须要进行注册，这一注册包括了直接在该国申请注册或者通过国际注册进行。我国已经加入《商标国际注册马德里协定》，外国商标要想获得我国商标法的保护，需要通过马德里申请，或者直接在我国申请商标。

2.商标“抢”注

因为商标保护具有地域性，那么当他人在本国抢注他国商标之时，只要商标申请不违反本国法律，符合注册的要求，那么就可以获得商标权，那么就有可能同一个商标在多个国家同时存在，但是权利归属不同的主体。国内企业可以对获取的国外企业的商标信息，针对性的进行国内商标抢注，这种抢注行为本身没有违反法律的禁止性规定，注册审查通过后，国内申请者就成功的抢注了国外企业的商标。

3.跨国生产加工的助推

如果相同商标的不同国家商标权人都只是在本国范围内使用的时候，不会发生权利的冲突，但是基于经济全球化，市场的助推之下，很多企业会将生产制造的工作委托到成本低廉的国家去，那么此时就给权利冲突“制造”了直接的机会，即涉外贴牌加工商标侵权。在诸多涉外贴牌加工争议案件中，贴牌加工方使用的商标，所使用的是在国外注册的商标，商标权人未在我国进行注册，且该商标在我国也有商标注册权人。中外两个商标专用权人，往往有一方具有利用商标的地域性特点，就另一方的商标在本国进行抢注的行为，从而引发商标侵权纠纷。

（二）涉外贴牌加工的商标侵权纠纷的特点

随着对外贸易的发展，涉外贴牌加工的商标侵权案件也不断的在增加，主要集中在沿海经济比较发达的珠三角、长三角一带。该类案件具有以下特点：

（1）原告均为国内注册商标权利人，被告均为国内涉外贴牌加工人，小部分国外注册商标权利人会被同时作为被告。

（2）涉案使用商标基本上是相同商品上的相同商标，部分属于近似商标。

（3）基本上都存在恶意抢注的情况。

（4）基本上都有海关参与的环节。海关依职权或依申请，将涉案商标产品扣押后，作出无法认定是否侵权决定，然后国内权利人向法院起诉后，法院在海关取证，随后货物解除扣押。

三、涉外贴牌加工侵犯商标权的判断

判断涉外贴牌加工是否构成商标侵权，其中最为核心的判断包括两个方面，一是涉案行为是否构成涉外贴牌加工行为；二是贴牌加工行为是否属于“造成混淆”的商标使用行为。当然前者是后者判断的前提。例如，在浙江省宁波市中级人民法院(2018)浙02民终2287号、(2018)浙02民终518号等案件中，在被告无法提供国外权利人商标许可的证据，或者授权许可时间迟于被诉侵权行为的情况，法院认为不构成涉外贴牌加工，那么被告使用相同或者近似商标标识的行为构成侵权。

关于问题二，在（2016）最高法民再339号“东风”商标涉外贴牌加工商标侵权纠纷案件中，一审法院和最高院认定不构成侵权，二审法院认定构成侵权。该案件有着重大影响，值得反复研究思考。该案件审理的最大争议在于未超出贴牌加工模式的产品销售模式，仅在制造产品时使用贴牌商标是否构成商标法上的商标使用？

1、观点一：不属于商标使用行为，无识别作用，不会造成混淆，不构成侵权

“东风”商标侵权案件中，一审法院认为“在定牌加工过程中，全部用于境外销售、在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，因而不构成商标法意义上的商标使用行为，故常佳公司的行为未落入上柴公司涉案商标权的保护范围，不构成侵权。”涉外加工的产品，产品加工好后又全部销往国外，不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众生产混淆和误认的可性能。且委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，即加工过程中商标只是所加工产品的一个组成部分，不具有识别意义，不能被认定为商标意义上的使用行为。避免将不属于识别商品来源的使用行为纳入商标使用范畴，进而导致商标法第五十二条的扩大适用。

2、观点二：未尽到合理审查或者注意义务的贴牌加工行为应当承担侵权责任

“东风”商标侵权案件中，二审法院认为“在作出上述不侵权认定时，仍要以国内加工企业对境外委托贴牌的商标本身已尽到合理的审查或注意义务为前提。首先，国内加工企业对境外委托人在境外是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可应当进行必要的审查，其未尽到审查或合理注意义务的，应当认定国内加工企业存在过错，其定牌加工行为构成商标侵权，应承担相应的民事责任。其次，对于境外委托人委托贴牌的商标本身不具有正当性的，应当对国内加工企业施加更高的注意义务。”因认定一审被告没有尽到合理的审查或注意义务，最终认定被告构成商标侵权。二审法院没有从贴牌加工是否属于商标使用进行分析侵权与否进行判断，而是注重被诉行为主体的主观审查或注意义务。

当然也有观点认为涉外贴牌加工本身是属于商标使用的，道理很简单：在制造商品上加上商标标识的行为当然属于商标使用行为，容易造成消费者混淆。商业活动包括商品的生产行为和商品的销售行为，相关公众既包括产品的消费者，也应包括产品的生产者和销售者。贴牌加工作为商品的生产行为也应当严格禁止在同一种商品或类似商品上使用与他人注册商品相同或相近的商标。涉外加工产品，在加工过程中，在产品上贴附商标的行为，就是为了使商品具有识别性的商标的使用，且该商标在中国境内用在相同的商品上，即便贴牌加工的产品不在中国市场销售，也同样存在会引起产品生产和流通环节业者的混淆的可能性，从而损害商标的识别功能。而这种可能性，在加工过程中，仅通过涉外加工合同约定的加工产品全部销往国外的约定很难消除，故在我国进行涉外贴牌加工的行为就是商标意义上的使用行为，其使用侵犯我国商标权人的的注册商标专用权。这种观点没有获得法院的直接支持。

3、最高法的意见

“东风”商标侵权案件中，最高人民法院认为“在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对上柴公司的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定其上述行为侵害了上柴公司的商标权。”“常佳公司接受委托从事定牌加工业务，对于相关商标权利状况已经适当履行了审慎适当的注意义务。”“即便综合国际贸易现实需要进行综合衡量，也没有足够理由认定常佳公司从事涉案定牌加工行为已对上柴公司造成实质损害，并进而有必要作为商标法意义上的侵权行为予以认定。”最终最高院认定被告的贴牌加工生产行为不构成商标侵权，撤销二审判决。

根据法律规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，属侵犯注册商标专用权。适用该规定的前提是首先构成商标法意义上的商标使用行为，不属于商标使用情形的，不落入商标权的保护范围。商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权的本质即是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。非识别商品来源意义上的使用行为，不构成商标法意义上的商标使用行为，不落入商标权的保护范围。涉外贴牌加工的产品全部返还委托人，不在中国市场上销售的，该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能。委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为，不构成商标法意义上的使用，便不构成商标侵权。

总结

虽然法条写得较固定严格，但不同的角度不同人的理解总难免有偏差。在利益权衡，服务大局的情况下，在一定时期内，统一法律适用标准，选择更有利于经济长久发展的解读是很有必要的。虽然涉外贴牌加工行为被最高法院解释为合法行为，但是涉外贴牌加工企业更要做好商标侵权风险把控，其中要注重三点：

1.严格遵守贴牌加工协议，任何超出贴牌加工协议的行为都可能越界侵犯国内商标权人的合法权益；

2.国外委托人可以寻求通过有效途径撤销或者无效国内商标，为自己的产品生产制造降低风险，为开拓市场打开缺口；

3.商标权人应当积极进行商标国际注册或者有针对性的个别国家注册布局。

编辑/daicy