文/邱影  江苏阳湖律师事务所

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摘要：在外观设计专利侵权案件中，如果涉案专利被专利复审委员会宣告无效而专利权人未向北京知识产权法院提起诉讼，那该侵权案件基本就会以不侵权判决或原告撤诉终结。今天，通过一个案件给我们带来了一个新的启示，在外观专利的专利权归于无效后，采用另一种权利保护了自己的智力劳动成果，取得了一定的维权效果

一、导读

在外观设计专利侵权案件中，如果涉案专利被专利复审委员会宣告无效而专利权人未向北京知识产权法院提起诉讼，那该侵权案件基本就会以不侵权判决或原告撤诉终结。专利被无效后，除了向北京知识产权法院提起诉讼之外，是否还有其他救济途径？今天一个案件给我们带来了启示，在外观专利的专利权归于无效后，采用另一种权利保护了自己的智力劳动成果，取得了一定的维权效果。

二、案件来源

左尚明舍家居用品（上海）有限公司与北京中融恒盛木业有限公司、南京梦阳家具销售中心著作权权属、侵权纠纷二审民事判决书，案号：（2015）苏知民终字第00085号。

三、案情简介

1、2009年1月，左尚明舍公司设计了一款名称为“唐韵衣帽间”的家具图，2009年7月，左尚明舍公司委托上某公司对其制作的系列家具拍摄照片（其中含016唐韵系列）。

2、2011年9月14日、2011年10月10日，左尚明舍公司先后在和家网、搜房网进行企业及产品介绍与宣传，同时展示了其生产的“唐韵衣帽间”产品照片。

3、2012年11月14日，左尚明舍公司向国家知识产权局申请了名为“衣帽间组合柜（唐韵）”的外观设计专利，该专利经中融公司申请，被专利复审委宣告涉案外观设计专利权全部无效。

4、2013年12月10日，左尚明舍公司向上海市版权局申请对“唐韵衣帽间组合柜立体图案”进行登记。

5、2013年11月29日，左尚明舍公司公证保全了侵权产品网络销售证据，及公证购买了侵权产品，并诉诸于法院。

6、一审法院以“唐韵衣帽间组合柜立体图案”平面图为权利基础，再从平面到立体的复制侵权必须满足复制出的立体实物是著作权保护的客体这个条件，而被告复制出的仅仅是实用工业产品为由驳回原告诉请。

7、原告上诉后，二审法院以家具实物作为著作权的权利基础，且该家具是著作权保护的客体，确认了被告的复制为侵权行为，支持了原告的诉请。

以上基本案情保留了本文论述的相关部分，相较于全部案情有部分删减。

四、法律分析：

在现有的法律认知中，常把知识产权分类为工业产权和著作权等，而专利权作为工业产权的一种，虽然和著作权同为知识产权，但两者在保护期限、权利取得方式等方面具有一定的区别。而外观设计专利和著作权保护客体中却存有一些重合部分，这给权利人对于自己智力成果的保护带来了多种可能的方案。

从外观设计专利和著作权的保护客体来看：外观设计保护的的技术方案指的是产品的形状、图案、色彩或者其结合。形状，是指产品的三维造型；图案，是指以线条等方式形成的排列组合;色彩，是指图案上的颜色或颜色的组合。而《著作权法实施条例》中规定：美术作品，是指绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品。两者乍看之下，具有较多的重合之处，比如以色彩、线条构成的立体的造型等。

从专利权和著作权的取得上来看：专利权采用的是审查制度，须经国务院专利行政部门审查后才可以取得专利权，而著作权自作品创作完成之日起产生，所以两者在权利取得的形式上具有一定区别。

并且著作权的取得还规定为：具有独创性并能以某种有形形式复制，且不论是否发表或公开都可以取得著作权。而外观设计专利取得的规定为：授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

对比分析，外观设计专利权的取得较为严苛，不仅需要以公开来换取保护，并且需要在申请日之前没有任何人在任何渠道公开过，包括自行公开亦不被允许。而著作权仅仅需要具有独创性即可在作品完成时自动取得。

以上外观设计专利和著作权中的不同点与相同点，带来了外观专利被无效后的另一种权利救济途径，也就给本文探讨的案件带来转机。

五、案件评析

纵览案情简介，如果具有时间敏感性的专利相关从业人员，就已经发现问题所在了。从案情简介的第二条中可以看出权利人在2011年9月14日、10月10日就在各个大型网站进行了产品的推广，并公布了其产品照片。而其专利的申请日却在2012年11月14日，远远晚于其公布该产品照片的日期，这样势必造成该专利不符合《专利法》第二十三条第二款的规定，有被申请宣告专利权无效的潜在危险。

其自行发布的宣传材料造成了该产品技术方案的公开，使该技术方案成为了涉案专利在申请日以前在国内外为公众所知的设计。外观设计专利仅仅进行形式审查，而不进行实质审查，使其虽然获得了专利权，但是该专利权在取得时就具有一定瑕疵。

笔者检索了涉案专利的《无效宣告请求审查决定书》（案号：6W104402），发现在决定书中采信的证据为2012年5月2日在“大庄网”发布的一个产品介绍，该发布日期早于专利的申请日，而该产品介绍中的产品图片与涉案专利构成了实质相同，不符合《专利法》第二十三条第二款的规定，据此，专利复审委宣布涉案专利全部无效。

所以，我们可以得出，涉案专利不是因为不符合专利法保护客体而被无效，而是权利人在进行专利申请之前，就已经对涉案产品进行了大规模的宣传，而正是这些宣传导致了涉案产品无法得到专利权的保护。

涉案产品的专利在被无效之后，权利人以著作权侵权提起了诉讼，该诉讼引发了关于著作权法的一些思考，什么样的保护客体可以在专利权归于无效后，还可以作为权力基础提起著作权诉讼呢？

本案一审法院首先认定原告的“唐韵衣帽间组合柜立体图案”是著作权保护客体，应作为美术作品受到著作权法的保护。再认为，中融公司的生产行为不属于著作权法意义上的复制，因为著作权法意义上的复制不包括按图生产工业产品。提出：判断一种平面到立体的行为是否构成复制，取决于立体实物是不是著作权法意义上的作品。而在随后的评析中，否定了该“唐韵衣帽间”的家具是著作权保护的作品，而仅仅是实用工业产品，从而没有支持原告的诉请。

在二审过程中，二审法院首先认定了“唐韵衣帽间家具”这一实物是著作权法所保护的客体，因为其满足了《著作权法实施条例》第二条的规定，即富有美感，具备一定审美意义，可复制且具有独创性。同时，上诉人的诉请基础权利从“唐韵衣帽间组合柜立体图案”转换为“唐韵衣帽间家具”，其他设计图稿产生时间、产品宣传照片发布时间和版权登记时间等起到的是证明“唐韵衣帽间家具”这一作品产生时间的作用，二审法院据此判定被诉侵权产品侵犯了权利人的著作权。

从一审法院到二审法院的评析中我们不难看出，在认定是否侵犯著作权上，无论是从平面到立体的复制，还是立体到立体的复制，其最根本的原则是当被复制的作品为著作权保护客体时，如果复制出的实物被认定为著作权法意义上的作品，则该复制行为就是一种侵权行为。

六、案件启示

根据本案，我们可以看出，专利权和著作权具有重叠保护的部分，该部分我们可以统称为实用艺术品，其既具有工业产品的实用功能，也具有艺术品的美感与鉴赏价值。两种权利主要的差别是著作权的保护可以从公开或登记来证明其作品完成的时间，从而来确认作品著作权的取得时间；而专利权的取得在其申请日之前不能有对公众的公开，否则会造成专利权的丧失。

并且，从该案也可以带给我们另一个警醒，对于因保护期限届满或未续缴年费而丧失权利的外观设计专利亦不能进行复制或仿造。我国《专利法》规定，外观设计的保护期限是10年，而且需要每年交纳相应的年费来维持专利权。而作者为自然人的一般作品，其著作权保护期为作者有生之年及死亡后50年，截止于作者死亡后第50年的12月31日；作者为法人和其他组织的一般作品，著作权保护期为50年，截止于作品首次发表后第50年的12月31日。

对比发现，著作权的保护期限远远超过了外观设计专利的保护期限，所以，即便是失去权利的外观设计专利，只要其满足著作权的保护条件，也不能随意的模仿和复制。同时，也给我们带来启示，如何针对需要保护的客体设计不同的保护方案，利用著作权和专利等多重保护的方式来保护智力成果，并延长其保护期限，在专利法和著作权法可以重叠保护的设计中，需求一种新的权利保护方式的突破。

编辑/董唯唯