文/龚恩来 银泰商业集团法务部
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在商标侵权案件中，被诉讼行为系“非商标性使用”是被控侵权一方较为常见的否定存在商标侵权行为的抗辩事由。一般情况下，如法院认定被诉“商标侵权行为”不构成“商标性使用”，则最终会判决被诉侵权的一方不构成商标侵权行为并驳回商标权利人主张商标侵权的诉讼请求。而“商标指示性使用”就是司法实践中最容易被认定为构成“非商标性使用”的常见使用行为。但何为“商标指示性使用”？目前商标法并未明确规定，需要根据具体案件情况在个案中进行认定。因此，从司法实践中探究和梳理影响认定“商标指示性使用”的裁判因素就能够最大限度的提前规范企业标识使用行为和有效预防及合理抗辩商标侵权案件。笔者将结合立邦涂料（中国）有限公司为原告的两起具体商标侵权案件对影响人民法院认定被诉行为构成 “商标指示性使用”的因素和规则进行梳理。
案例一、立邦涂料（中国）有限公司（以下简称“立邦公司”）诉上海展进贸易有限公司（以下简称展进贸易公司）和浙江淘宝网络有限公司（以下简称淘宝公司）商标侵权案（案号：（2012）沪一中民五（知）终字第64号），立邦公司系涉案“
”图形和“立邦”文字商标的权利人。展进贸易公司在淘宝网站经营“汇通油漆商城”店铺，点击进入该店铺，首页顶部显示“汇通油漆商城、实物拍摄、原厂正货、七天退换、用心服务”，下方有“首页、店铺评分、代理品牌、5折活动专区、多乐士色卡链接、立邦色卡链接、售后服务须知、防伪及物流须知、装修小常识”等页面的链接，页面中部第2张广告介绍品牌为立邦漆，广告上部显示“Nippon Paint 立邦漆”，页面下方为掌柜推荐宝贝、立邦漆、华润漆、多乐士等部分商品的图片、简要信息、价格、销售量等信息。页面左侧显示“公司名：上海展进贸易有限公司，所在地：上海，商家：汇通油漆商城”，还显示有“品牌木器漆：多乐士木器漆、立邦木器漆、华润木器漆、紫荆花木器漆；品牌墙面漆：多乐士墙面漆、立邦墙面漆、华润墙面漆、紫荆花墙面漆；侨波活性炭；涂刷工具”。点击首页中“代理品牌”链接，页面自上而下分别显示立邦漆、多乐士、德国汉高、来威漆、华润漆、森戈各品牌的广告，其中立邦漆广告共有4幅：首张广告的左上部显示“
”、中部显示“ 2010 为爱上色”；第3张广告左上部显示“ 装饰新家，刷新幸福”；第4张广告左上部显示“ 小编120分推荐 净味性价王”等。立邦公司认为展进贸易公司和淘宝公司共同构成商标侵权，遂诉至法院请求判令两被告停止侵权、刊登声明消除影响、赔偿经济损失20万元。最终上海市第一中级人民法院判决展进贸易公司和淘宝公司的行为系“商标的指示性使用”不构成侵权，驳回了立邦公司的诉讼请求。
案例二、立邦涂料（中国）有限公司诉舒城县迎春漆业有限责任公司（以下简称“迎春漆业”）侵害商标权纠纷案（案号：（2015）皖民三终字第00074号）。2009年10月1日，立邦公司作为甲方、迎春漆业作为乙方、舒城县新天地装饰城(甲方指定的向乙方供货的经销商)作为丙方签订了《立邦特约经销店经营协议》，约定乙方已经拥有一间涂料销售门店以立邦特约经销店方式从事经营活动，地址位于舒城县春秋路大转盘南侧(建行西边)。协议签订后，迎春漆业在其店铺门头上方招牌及店铺外墙柱突出使用“立邦”文字及图形商标(商标注册证第3485390号)，门头上方招牌注明“特约经销商，门店编号017230”。协议到期后，双方未再续签协议，立邦公司遂向六安市中级人民法院提起诉讼，要求法院判令迎春漆业停止侵权、消除位于舒城县城关春秋路大转盘行政中心对面店面招牌带有“立邦”字样文字、“
”图形商标、“NIPPONPAINT”组合商标的商业标识和赔偿经济损失5万元等。最终，六安市中级人民法院和安徽省高院判决认定迎春漆业涉案行为不构成“商标的指示性使用”侵犯了立邦公司的商标专用权。
从上面两起典型案件可以看出，同一原告的立邦公司，一起线上网络店铺商标维权案件，一起线下实体店铺商标维权案件，最终人民法院的判决结果截然相反，而造成完全不同判决结果的影响因素只有一个即被诉商标侵权行为是否构成“商标的指示性使用”，而这种认定也影响着最终的案件裁判结果。结合上述两起案件我们可以总结出影响人民法院认定“商标指示性使用”裁判因素主要有如下几点：
一、“商标的指示性使用”不能是“商标性使用”而必须是“非商标性使用”
“商标指示性使用”是“非商标性使用”的一个具体表现形式，因此，如果我们想要探究影响认定“商标指示性使用”的裁判因素必须首先要高清何为“非商标性使用”，而理清“非商标性使用”的基础在于我们要先划分出《商标法》中“商标性使用”的界限，这样就可以比较容易的区分“非商标性使用”的规则。“商标性使用”的概念最初规定在2002年9月5日生效的《商标法实施条例》第三条“商标法和本法所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”，这是最早见于法律条文中的商标使用定义。2013年8月30日发布的第三次《商标法》修正案中在第四十八条中再次明确规定了“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”。同时在2014年5月1日生效的《商标法实施条例》修改中删除第三条的内容。此后，关于“商标性使用”的定义成为《商标法》中的正式一个条文，这也是人民法院在具体案件中判断被诉行为是否构成商标侵权的前提和基础。
“非商标性使用”的基本要求是具体行为不能出现和“商标性使用”相同的效果，否则将构成侵犯商标专用权的行为。如安徽省六安市中级人民法院（案号：（2014）六民三初字第00049号）审理后认为“迎春漆业作为油漆类商品的经销商，通过与立邦公司订立《立邦特约经销店经营协议》，获得立邦公司许可在其店铺的门头上方及外墙柱的位置突出使用迎春漆业的“立邦”文字商标，意在向社会公众表明迎春漆业为立邦公司的专卖店或授权经销商，使消费者认为立邦公司与迎春漆业之间存在许可、授权等关联关系，借助立邦公司驰名商标的商誉，提高迎春漆业的知名度和所售漆类商品的销售量。该种商标的使用，显然符合《商标法实施条例》第三条“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”的规定。但迎春漆业在上述协议订立的期限届满后，未再与立邦公司或立邦公司许可的指定经销商续签协议，也未及时清除其店铺门头及外墙柱中的“立邦”文字，构成商标侵权。迎春漆业的这一行为客观上足以导致相关公众对其与注册商标人的关联、其所售商品的来源产生误解，目的是扩大销售获取更大利益，显然具有侵权的主观故意。”可见，判断标识的使用行为是否可能构成“商标的指示性使用”的前提必须是该行为非“商标性使用”，反之则无法构成。
二、“商标的指示性使用”必须限定为“描述相关商品或服务”的范围
相对于该使用行为必须为“非商标性使用”的前提而言，对于“商标的指示性使用”只能限定在使用行为本身的形式必须只能是为了描述自己的商品或者服务的范围，而不能存在希望借助权利人商标来为自己商品或者服务进行宣传和推介从而获取利益的行为。如上海市第一中级人民法院认为“从商标使用方式来看，商标系图片组成部分，图片主体内容系对立邦产品的介绍。此外，涉案网站上亦同时存在多乐士、德国汉高、华润漆等其他品牌油漆的宣传图片。而从网站的页面设置来看，首页的主体位置均系各品牌油漆商品的图片、名称、价格、销售量等信息。结合图片使用方式以及网页布局，相关公众通常会认为该商标传达的是在售商品的广告，即指示其所销售商品的品牌信息，而不是传达经营者的商号、商标或经营风格。该种商标指示性使用，商标直接指向的是商标注册人的商品，并非指向展进公司，立邦商标与立邦商品的对应性并未受到影响，相关公众也不会认为在售立邦商品来源于展进公司。在此情况下，不存在消费者对于商品来源认知的混淆，也不涉及商标显著性或知名度的降低，故也不存在其他商标权益的损害”。因此，如对于被诉行为仅为了描述涉案商品或服务的信息而非转达被诉方的企业或与所售商品或者服务无关的信息则构成“商标的指示性使用”。另外，使用注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号、使用注册商标中直接表示商品的性质、用途、质量、主要原料、种类及其他特征的标志或者使用与注册商标相同的己方所在地的地名等也均属于对于商标的指示性使用行为而不构成侵权。
三、“商标指示性使用”行为针对的商品必须是具有合法来源的商品
杭州市余杭区人民法院在华帝股份有限公司与张庆忠、浙江淘宝网络有限公司等侵害商标权纠纷案（案号：（2016）浙0110民初1704号）中认定“张庆忠的上述商标使用行为应是为展示其所销售商品的品牌信息，如果其展示销售的商品本身系华帝公司或经华帝公司授权的第三方所生产，则张庆忠在淘宝店铺的宝贝分类、商品名称、商品品牌展示等处标明商品品牌应属于商标指示性使用，不构成商标侵权。因此，在认定张庆忠的涉诉行为是否构成侵权之前，首先应确定该些信息所对应的商品本身是否属于侵权商品。本案中，华帝公司并未提供相应证据证明该些商品属于侵权商品，且庭审中华帝公司表示无法确认张庆忠销售的商品是否为华帝公司或经华帝公司授权的第三方所生产。根据“谁主张谁举证”原则，华帝公司应承担举证不能的法律后果。因此，在无法认定商品名称等信息所对应的商品本身侵权的情况下，亦无法认定张庆忠在淘宝店铺的宝贝分类、商品名称、商品品牌展示等处使用“华帝”“Vatti/华帝”字样构成侵权”。后该案裁判观点被杭州市中级人民法院二审采纳（案号：(2016)浙01民终5552号），因此对于被诉侵权方所销售的商品或者提供的服务具有合法来源也判断是否构成“商标指示性使用”的重要裁判标准，在司法时间中应予以重视。
综上所述，人民法院在认定被诉行为是否构成“商标指示性使用”时应该综合考虑该行为是否属于商标性使用行为、使用的范围是否超出了对商品或者服务的正常描述范围和被诉行为涉案的商品或者服务是否具有合法来源等。
编辑/daicy
2019年11月18日