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专利先用权，是指在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备。在专利侵权诉讼中，被控侵权人有时会提起“先用权”抗辩。由于“先用权”抗辩并不同于现有技术抗辩，司法实践中经常对“相同产品”、“必要准备”、“原有范围”等发生混淆。为此，有必要对专利先用权相关法律问题进行探析。

一、相关法律规定

《专利法》六十九条第二款规定：在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第十五条规定：被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。

有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

 专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。

二、相关司法裁判

1、“省设计院作为一家省级建筑工程设计单位，其业务范围包括承担建筑工程的勘测、设计等内容，省设计院根据涉案专利申请日以前就已经研究开发的施工方法，在涉案专利获得授权后仍在其他的工程中继续使用，并没有超出其业务范围和设计能力，可以认定省设计院是在“原有范围”的继续使用。”的认定

在李宪奎与广州市中心区交通项目领导小组办公室等专利侵权纠纷案中，法院认为：本案涉及的是一种施工方法，与制造或使用产品不同的是，这种“原有范围”的界定就更为困难得多。在专利申请日前就已经制造或使用与专利相同的产品，目前普遍认为对“原有范围”可以用量化的标准来衡量，即一般不得超过申请日前原有设备的正常生产能力可以达到的产量。

而施工方法的“原有范围”相对制造或使用产品来说，是无形的、抽象的，故难以用量化的标准来衡量，但仍存在“原有范围”。李宪奎认为设计单位省设计院已在政法路063-064综合大楼基坑工程中在先使用了与涉案专利相同的施工方法，在李宪奎获得专利权后，设计单位享有的先用权只能局限在政法路063-064综合大楼基坑工程范围内使用，而不允许在其他工程中使用其施工方法，其实质无异于剥夺了先用权人享有的先用权，使“先用权”成为一次就全部用尽的权利，这显然不符合先用权的本意。

故本院认为，由于省设计院在本案被控侵权工程以及另案法政路063-064综合大楼基坑工程中所使用施工方法与涉案专利方法相同，而且法政路063-064综合大楼基坑工程的设计、报批时间早于涉案专利的申请日，可以认定省设计院在涉案专利申请日以前就已经使用了包含涉案专利必要技术特征的施工方法，即省设计院享有涉案专利方法的先用权。

而且，省设计院作为一家省级建筑工程设计单位，其业务范围包括承担建筑工程的勘测、设计等内容，省设计院根据涉案专利申请日以前就已经研究开发的施工方法，在涉案专利获得授权后仍在其他的工程中继续使用，并没有超出其业务范围和设计能力，可以认定省设计院是在“原有范围”的继续使用，并没有侵犯李宪奎的专利权。

2、“在专利申请中，即使是同一个权利要求范围所保护的同一技术方案也可能存在多种实施方式，若仅将该法条规定的“相同产品”限缩理解为与被诉侵权产品型号相同、外观完全相同的在先产品，则对先用权人过于严苛，不利于保护在先使用人的权利。”的认定

在东莞上井塑胶制品有限公司、东莞建铧塑胶有限公司侵害外观设计专利权纠纷案中，法院认为：建铧公司就其先用权抗辩主张，提交了设计图纸、司法鉴定意见书、SGS测试报告、承认书、送货单、月结单、报告单等证据予以证明。二审中，建铧公司补充提交了通标标准技术服务有限公司广州分公司出具的《证明》和建铧公司向华科公司提供卷轴产品的《送货单》，用以证明检测报告内容属实，先用权抗辩成立。

上井公司认可《说明》的真实性，虽其不认可华科电子有限公司《送货单》的真实性，但该组证据达70张之多，有东莞华科电子有限公司的对账单予以印证，也与通标标准技术服务有限公司2013年4月15日出具的工作编号为CP13-016280-GZ的测试报告所示买家“华科”可印证。上井公司认为其系建铧公司为应付诉讼而制作，未能提交证据证明。建铧公司二审提交的证据可以作为认定案件事实的依据。

一审法院虽在一审开庭后并未组织该补充证据进行质证，但并未依据该证据作出裁判。建铧公司提交的先用权抗辩依据均在本案专利申请日前，符合先用权抗辩的时间要件。对于建铧公司主张先用权主张的产品外观，有设计图纸、司法鉴定意见书、SGS测试报告中所附样品图片可资确定和比对。经比对，设计图纸、SGS测试报告中所附样品与被诉侵权产品外观一致，三者并无实质性差异。测试报告为中立机构所出具，且有出具机构及相关测试人员的确认，上井公司也认可其真实性。

在专利申请中，即使是同一个权利要求范围所保护的同一技术方案也可能存在多种实施方式，若仅将该法条规定的“相同产品”限缩理解为与被诉侵权产品型号相同、外观完全相同的在先产品，则对先用权人过于严苛，不利于保护在先使用人的权利。在涉及先用权抗辩的专利侵权诉讼中，应充分考虑被诉侵权人生产、经营以及研发活动的实际情况，以及当事人保存、提供相关证据的实际能力和水平，综合考虑当事人提供的相关证据，对案件事实进行全面审查和认定。

对于当事人提交的有关先用权抗辩的证据，不宜采取违背客观实际情况的过苛标准。SGS测试报告中所附样品可认定为专利法第六十九条规定的“相同产品”。建铧公司在本案中提交的证据可以证明在专利申请日前，为满足交易的需要，已经设计被诉侵权产品图纸，并生产出被诉侵权产品以供买家检测，已经为实施专利作好了技术或者物质上的必要准备并实施专利。

一审法院认定建铧公司在本案专利申请日前已经制造相同产品并无不当。上井公司在本案中未主张也未提交证据证明建铧公司在本案专利申请日后存在超越原有范围制造、销售被诉侵权产品的行为。一审认定建铧公司对被诉侵权产品享有先用权并无不当。

三、实务思考

专利先用权，是指在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备。笔者以为，专利先用权的设立是为了维护在先实施者的合法权益，其不仅仅是一种抗辩权，而是在先实施者的一种独立的权利，该权利基于公平、正义原则，基于在先实施者已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备。先用权人所实施的技术不是申请日以前在国内外为公众所知的技术， 而是不为公众所知悉的技术。

1、专利先用权的构成要件

（1）制造或使用或做好必要准备行为的时间点在他人专利申请日之前；（2）该技术方案是先用权人自己独立完成的；（3）该先用权仅能在原有范围内继续制造、使用；（4）在先使用权只能是法人的分立、合并等情况下的业务承继，不得许可或转让；（5）必要准备是指已经完成主要技术图纸、工艺文件或必需的主要设备、原材料；（6）原有范围是指专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模；（7）公开方式应当是全球公知和国内公开使用；（8）专利先用权应当包括制造权、使用权、许诺销售权、销售权。

2、先用权抗辩的“四要件”

判断先用权抗辩是否成立一般应同时满足“四要件”：“时间要件”即先用权人是否在专利申请日前已经制造出相关产品、“实质性无差异要件”即相关产品是否属于相同产品、“技术来源要件”即先用技术是否系先用权人自行研发或以其他合法手段获得、“原有范围要件”即先用权人是否在原有范围内继续制造。

3、原有范围的认定

对于产品专利而言，原有范围通常是指专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。而对于方法专利而言，应当根据先用权人其业务范围和设计能力，合理认定是否在“原有范围”的继续使用。

4、必要准备的认定

通常我们认为必要准备是指先用权人为技术方案的实施做好的人力、物力等方面实质性的准备，主要包括：已经完成主要技术图纸、工艺文件或已经制造或者购买主要设备、原材料。对于产品专利而言，主要是主要技术图纸、主要设备、工艺文件、原材料、模具、产品测试、样品生产等准备工作；而对于方法专利来说，则主要是工艺流程调试、原材料、工艺文件、产品测试、样品生产等准备工作。

编辑/董唯唯